El Tribunal General de la Unión Europea ha vuelto a pronunciarse sobre el litigio que enfrentaba las marcas “The English Cut” y “El Corte Inglés”. La primera vez que falló al respecto fue en la sentencia 15 de octubre de 2014 (T-515/12). Había confirmado la decisión de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, que a su vez había hecho lo mismo con la resolución de la División de Oposición de la EUIPO, que había rechazado la oposición de El Corte Inglés, SA. Recordemos que el origen del litigio era la solicitud de registro de la marca denominativa “The English Cut” a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). The English Cut, SL pedía el signo distintivo para la clase 25: «Vestidos, excepto trajes, pantalones y chaquetas; calzados, sombrerería». El Corte Inglés, SA se opuso al considerar que vulneraba su marca denominativa española “El Corté Inglés” y dos marcas figurativas de la Unión Europea consistentes en los famosos triángulos con fondo verde en los que aparece escrito “El Corte Inglés”.
En su fallo de 10 de diciembre de 2015 (C-603/14 P), el TJUE anuló la sentencia del Tribunal General. Afirmó que debería haber examinado si el grado de similitud conceptual entre los signos en conflicto, pese a ser ligero, era suficiente para que el publicó asociara los signos en conflicto.
En la sentencia actual, de 27.10.2016 (T-515/12 RENV), el Tribunal General vuelve a pronunciarse en la misma dirección. Deniega la oposición de El Corte Inglés, SA. La decisión gira alrededor de la exégesis del artículo 8.5 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, que reza:
“5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.”
El Tribunal General explica que la oposición del titular exige que concurran, acumulativamente, tres requisitos. En primer lugar, la identidad o similitud de las marcas en conflicto. La corte subraya que no es necesario el riesgo de confusión; basta que el público pueda establecer un vínculo entre los signos. Y ese vínculo debe valorarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes. El segundo requisito es la existencia de un renombre de la marca anterior invocada. Y el tercero, una de las tres alternativas siguientes: que se lesione el carácter distintivo del signo cuya protección se solicitada, que se perjudique su renombre, o que se aproveche indebidamente de su carácter distintivo o fama.
En el caso en cuestión, el Tribunal General reconoció que concurrían los dos primeros condicionantes. De un lado, existía una “ligera similitud conceptual” entre The English Cut y El Corte Inglés. De otro las marcas del gigante español de la distribución gozaban de un gran renombre en el sector de los grandes almacenes. Sin embargo, no había probado que concurriera el tercer requisito; es decir, una lesión al carácter distintivo o al renombre de la marca o el aprovechamiento indebido de cualquiera de ellos. Por lo tanto, no procedía la oposición.