INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE “JUSTA CAUSA” QUE PERMITE UTILIZAR UN SIGNO SIMILAR A UNA MARCA RENOMBRADA

En la sentencia de 6.2.2.014 (C-65/12) el Tribunal de Justicia se enfrenta con la interpretación de la expresión “justa causa” del artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas[i]. En particular, si procede una exégesis restrictiva que reduzca el concepto a la existencia de “razones objetivamente imperiosas” o una más amplia que valore los intereses en liza. Se pronuncia a favor de la interpretación amplia que tenga en cuenta la implantación del signo parecido o idéntico a la marca renombrada y la intención de la persona que lo utiliza.

La sentencia trae causa del litigio entre Red Bull GmbH y Red Bull Nederland BV, por una parte, y Leidsplein Beheer BV y el Sr. de Vries, por otra, en relación a la producción y comercialización por los últimos de bebidas energéticas en envases que llevan el signo “Bull Dog” u otros que llevan el elemento denominativo “Bull”. Interesa comentar que el Sr. De Vries ya utilizaba el signo “The Bulldog” con anterioridad al registro de la marca “Red Bull” en el Benelux y que “Red Bull Krating-Daeng” es una marca renombrada en ese territorio.

La demanda se interpuso en 2005, solicitando Red Bull el cese de la utilización de las marcas que lleven el signo denominativo “Bull”, entre otros extremos. Entre otros extremos, los demandados alegaron la caducidad de la marca del demandante. El Rechtbank Amsterdam desestimó todas las pretensiones en la sentencia de 17.1.2007. Interpuesto recurso de apelación, el Gerechtshof te Amsterdam estimó parcialmente la demanda en la sentencia de 2.2.2010.            En casación, el Hoge Raad der Nederlanden formuló una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la expresión “justa causa” del art. 5.2 de la Directiva 89/104[ii]. En particular quería saber podía merecer esa consideración el uso de un signo semejante a una marca renombrada para un producto idéntico cuando el tercero estaba usando ese signo con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca.

El TJUE parte del conflicto de intereses que la Directiva 89/104 compone. Por una parte, el del titular de la marca a conseguir que ésta identifique el origen empresarial del producto[iii]. Por otra, el de otros operadores económicos de emplear signos que puedan designar sus productos o servicios (párrafo 41). De ahí que el art. 5 permita al primero prohibir que los últimos utilicen signos idénticos para productos idénticos a los que la marca está registrada y signos idénticos o similares para productos idénticos o similares cuando exista el riesgo de confusión.

Ahora bien, en el caso de la marca renombrada esta protección se amplía. Se considera lesionada cuando se dan los ilícitos previstos en el art. 5.1; pero también cuando se dan los del apartado 2.º: “El requisito específico para tal protección [art. 5.2] consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el que se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos (sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 34 y jurisprudencia citada)” (apartado 33).

No obstante, el TJUE recuerda que también los intereses de los terceros merecen consideración, razón por la cual no puede interpretarse la “justa causa” de forma restrictiva, como propone Red Bull (“razones objetivamente imperiosas”). “En consecuencia, el objeto del concepto de justa causa no es resolver un conflicto entre una marca renombrada y un signo semejante cuyo uso sea anterior a la presentación de la solicitud de registro de esa marca ni limitar los derechos reconocidos al titular de tal marca, sino conseguir un equilibrio entre los intereses de que se trata, teniendo en cuenta, en el contexto específico del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y atendiendo a la protección ampliada de que goza la misma marca, los intereses del tercero que utilice ese signo. De este modo, la alegación por un tercero de una justa causa para el uso de un signo semejante a una marca renombrada no puede llevar al reconocimiento, en su favor, de los derechos vinculados a una marca registrada, sino que obliga al titular de la marca renombrada a tolerar el uso del signo semejante” (apartado 46).

El TJUE ordena a los órganos jurisdiccionales nacionales valorar dos elementos. En primer lugar, la implantación del signo similar o idéntico a la marca renombrada y la reputación de la que goza entre el público. Y en segundo término, la intención de la persona que lo utiliza. Así, “…para calificar de buena fe el uso del signo semejante a la marca renombrada, debe tenerse en cuenta el grado de similitud entre los productos y los servicios para los que ese signo se ha utilizado y el producto para el cual se hubiera registrado dicha marca, así como la cronología del primer uso de ese signo para un producto idéntico al de tal marca y la adquisición de su renombre por la misma marca” (párrafo 56).