El Tribunal Supremo aborda dos temas de interés respecto de la competencia desleal en su sentencia 474/2017, de 20 de julio. El primero es el criterio para determinar la legitimación activa (art. 33 LCD). El segundo, si un know-how vinculado a una patente puede tener la consideración de ‘secreto industrial’ a efectos de los arts. 13 y 14 LCD. A fin de comprender correctamente su doctrina, conviene conocer los hechos. Esencialmente, una sociedad estadounidense concedió a otra española una licencia de patente y dos de marcas y también le transmitió know-how en relación con la restauración de tuberías sin obras. El contrato contenía también un deber de confidencialidad y una obligación de cesar en el uso del último elemento cuando terminara la relación contractual. La mercantil americana resolvió el contrato por incumplimiento de la sociedad licenciataria. Socios y trabajadores de ésta constituyeron dos sociedades que se dedicaron a la misma actividad. La compañía licenciante ejercitó una pluralidad de acciones de competencia desleal en relación con los ilícitos de violación de secretos (art. 13), aprovechamiento de la inducción a la infracción contractual (art. 14), engaño (art. 5) y conductas contrarias a la buena fe (art. 4). Tanto la primera instancia como la Audiencia Provincial estimaron parcialmente la demanda en relación a los dos primeros actos desleales.

Los demandados alegaron la falta de legitimación activa del demandante al considerar que no actuaba en el mercado español. Era una empresa estadounidense que había licenciado derechos de propiedad industrial en España, pero que carecía de presencia en el mercado nacional. El Tribunal Supremo rechaza ese argumento. Empieza recordando que el art. 33 exige que concurra un doble requisito: la presencia en el mercado y la afectación directa a los intereses económicos por la conducta desleal. Y añade -y aquí reside la relevancia de la sentencia- que el primer elemento debe interpretarse a la luz del acto desleal objeto de análisis, para evitar una exégesis excesivamente literal que conduzca a resultados indeseados. Al aplicar este criterio llega a la conclusión de que el demandado si actuaba en el mercado español, pues había licenciado sus conocimientos secretos a una empresa española para que los explotara aquí. En palabras suyas:

“…el hecho de suministrar a Aceduraflo España el know how propio para la reparación de tuberías sin obras, mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado, y la violación del secreto industrial que suponía ese know how, así como su aprovechamiento por terceros, perjudicó directamente los intereses económicos que Pipe tenía en aquel know how.”

En cuanto a la segunda cuestión, la parte demandada vino a argumentar que el know-how no constituía un secreto industrial pues había sido divulgado a través de la patente. El Tribunal Supremo lo rechaza. Por una parte, afirma que el motivo ha sido mal planteado “…porque no especifica la norma jurídica infringida que, en ese caso, debía ser la aplicable al caso, en concreto los arts. 13 y 14.2 LCD” Por otra, no coincidían el know-how y la patente:

“Es cierto que la patente supone, respecto de la invención protegida, su divulgación y por ello que deja de ser secreto. Pero también lo es que la patente puede venir complementada con un know how, que escapa al objeto de la patente, y que puede facilitar su explotación empresarial.

De este modo, el que la demandada tuviera una patente relacionada con el sistema que empleaba para la reparación de tuberías sin obras, no significa que esta invención absorbiera todo el know how de la empresa, y por lo tanto no impide que respecto de lo no divulgado con la patente pudiera subsistir un secreto industrial.”

Los demandados también argumentaron la infracción de las reglas de la carga de la prueba en relación a la ‘vulgarización’ del secreto industrial. Al igual que en los dos extremos anteriores, el Tribunal Supremo se posiciona en contra. Afirma que la Audiencia había acertado en su decisión. Correspondía al demandante acreditar el hecho constitutivo de su pretensión; es decir, la existencia del secreto y la infracción por parte de los demandados. Eran éstos quien debían haber probado la vulgarización del mismo; cosa que no hicieron