A pesar de que el agotamiento del derecho de marca es un tema bien tratado, siempre es interesante examinar las últimas resoluciones judiciales para trabar conocimiento de los problemas que suscita la práctica. Más todavía si divergen las posiciones de los órganos judiciales que se ocupan de un litigio o ha resultado necesario acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en el caso Schweppes, SA, sobre cuya pista me puso el profesor Jorge Miquel (¡muchas gracias!) a través de “twitter” (ahora “X”). Su particularidad reside en que el titular originario de la marca, Cadbury Schweppes (actualmente Schweppes Orangina), la fragmentó internacionalmente de forma voluntaria, al enajenar los signos distintivos en algunos países a Coca Cola. A pesar de ello, ha seguido promoviendo una imagen de marca única y global, según el Tribunal Supremo, lo que ha determinado su agotamiento en España.
El iter procesal comenzó en 2014 cuando Schweppes SA, en calidad de licenciataria en España, y Orangina Schweppes Holding BV demandaron a Red Paralela, SL y Red Paralela BCN, SL (antes Carbónicas Montaner), en un procedimiento, y a Pigazos Logística y Distribuciones, SL, en otro, por infringir su derecho de exclusiva. La razón es que habían comercializado en España tónicas Schweppes procedentes del Reino Unido, donde las comercializaba Coca Cola. Las empresas demandadas se defendieron alegando el agotamiento del derecho de marca y, además, las dos primeras ejercitando diversas acciones por competencia desleal. El Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, en el primer caso, y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Zamora, en el segundo, desestimaron las demandas en las sentencias de 9 de abril de 2018 y de 31 de julio de 2018, respectivamente. La Audiencia Provincial de la ciudad condal estimó el recurso de apelación y condenó a las demandadas a cesar en la utilización de los signos distintivos y pagar una indemnización de 293.480 euros (sentencia de 22 de julio de 2019). En cambio, la Audiencia Provincial de Zamora confirmó la decisión de la primera instancia.
Ahora bien, siete meses antes del fallo de la AP de Barcelona, el Tribunal de Justicia había resuelto la petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del art. 7.1 de la Directiva 2008/95 planteada por el primer órgano judicial (sentencia de 20.12.2018 (C-291/16), ECLI:EU:C:2017:990). Su respuesta se basó en los intereses subyacentes al agotamiento del derecho de marca, encarnados en la tensión entre la protección del derecho de marca y la libre circulación de mercancías en el mercado interior. Para ello, hay que partir de la función esencial de aquélla: garantizar al consumidor la identidad empresarial del producto designado, permitiendo diferenciarlo de otros que tienen procedencias empresariales distintas. Esta función quebraría si el titular del signo distintivo no pudiera impedir la importación de un producto idéntico o similar, identificado con una marca idéntica o similar, por parte de un tercero con el que no tiene ninguna relación. Incluso si la marca se fragmentó tiempo atrás y los productos identificados con un signo idéntico o similar provienen legítimamente de otro empresario que lleva a cabo una política empresarial diferente. Sin embargo,
“… este último requisito no se cumple cuando, tras la cesión de una parte de las marcas paralelas nacionales a favor de un tercero, el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca. A través de tal conducta, que provoca que la marca del titular ya no cumpla su función esencial de forma independiente en el marco territorial que le corresponde, el propio titular ha menoscabado o, incluso, ha desnaturalizado esta función. Por consiguiente, no puede esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero.” (párrafo 40).
En las sentencias 1222/2023, de 13 de septiembre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:3609) y 1227/2023, de 14 de septiembre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:3699), el Tribunal Supremo aplica esta doctrina y afirma que se ha producido esta situación excepcional pues el titular de la marca y demandante ha actuado como si su signo distintivo fuera único en todo el mundo, generando dudas en los consumidores sobre el origen empresarial de las tónicas Schweppes -es decir, no podían saber que eran comercializadas por dos grupos societarios independientes, ni identificar qué productos pertenecían a Schweppes Orangina y cuáles a Coca Cola-. Fundamenta su afirmación en los indicios siguientes:
- La página web de la titular de las marcas informa sobre los fabricantes de la tónica Schweppes y, en concreto, sobre quien la produce en el Reino Unido, redirigiendo a la página web del grupo Coca Cola, sin advertir que el titular es distinto.
- Schweppes Orangina ha asumido como propio el Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales
- Cuando ha tenido oportunidad de salir al paso de los equívocos sobre el origen empresarial de los productos Schweppes comercializados en Reino Unido, Schweppes Orangina no ha deshecho el equívoco. Al contrario, lo ha reforzado al hacer propio el desarrollo de los productos Schweppes en el Reino Unido
- Schweppes International Limited y Schweppes SA han usado en su publicidad institucional la imagen de productos ingleses.
- Las diferencias en la imagen de los productos ingleses y españoles son mínimas. Además, ha habido una actuación marcaria paralela. Por ejemplo, el grupo Coca Cola solicitó como marca en Inglaterra un signo que se corresponde a la firma del fundador y lo mismo hizo Schweppes International Limited en el Benelux.
- Ha existido una estrecha colaboración empresarial entre Schweppes Interantional Limited y el grupo Coca Cola en Holanda.
Consecuentemente, da la razón a los demandados y revoca el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona que se había posicionado a favor de Schweppes Orangina.