En la sentencia de 8 de noviembre de 2018 (T-718/16), Mad Dogg Ahtletics, Inc contra EUIPO, el Tribunal General se pronuncia sobre la caducidad de una marca comunitaria que, según la EUIPO, había devenido la designación usual de un tipo de entrenamiento y del material utilizado para llevarlo a cabo en la República Checa. Hay tres aspectos que merecen destacarse. El primero es el momento en que debe valorarse si se ha producido la “vulgarización”. El Tribunal General afirma que es la fecha de la solicitud de caducidad. Fundamenta su respuesta en el art. 55.1 del Reglamento 207/2009 (en la actualidad, el art. 62.1 del Reglamento 2017/1001) y en la jurisprudencia sobre la caducidad de una marca por falta de uso efectivo, aplicable mutatis mutandis al supuesto analizado. Rechaza que los esfuerzos realizados por el titular de la marca, Mad Dogg Athletics, Inc., para evitar la vulgarización después de la solicitud de caducidad tengan efectos para evitarlas. “En cualquier caso, de haberse producido el mencionado cambio en la percepción del público, la recurrente siempre tendría la posibilidad de solicitar de nuevo a la EUIPO el registro de su marca” (párr. 22).

La segunda cuestión relevante es el territorio que debe tenerse en cuenta al valorar la causa de caducidad. La razón es que, a pesar de que se trataba de una marca comunitaria, la sociedad que solicitó su caducidad, Aerospinning Master Franchising s.r.o., había referido su vulgarización exclusivamente a laRepública Checa. El Tribunal General subrayó que el art. 51.2 del Reglamento 207/2009 no preveía la posibilidad de fraccionar la caducidad en función del ámbito geográfico. Pero afirmó que si el signo distintivo había devenido la designación usual del producto o servicio en una parte del territorio comunitario,debía predicarse la caducidad respecto de toda la Unión Europea. Así, en el párrafo 34 explica que “… cuando se demuestre que una marca de la Unión ha perdido todo carácter distintivo en una parte limitada del territorio de la Unión, o, en su caso, en un solo Estado miembro, dicha constatación implicará necesariamente que ya no podrá tener los efectos previstos en el Reglamento n.o 207/2009 en toda la Unión. En consecuencia, y contrariamente a lo que alega la recurrente, es suficiente conque se haya constatado la transformación de tal marca en una designación usual,aunque haya sido en un solo Estado miembro, para que la caducidad de los derechos de su titular se declare respecto del conjunto de la Unión.”

El fundamento entronca con la ratio de la marca comunitaria: superar el fraccionamiento estatal del mercado europeo para permitir que las empresas expandan sus actividades económicas a todo él. Además, esa solución evita resoluciones contradictorias entre la EUIPO y los tribunales nacionales.

El tercer tema sobre el que se pronuncia el Tribunal General, y que a la postre deviene trascendental, es el público que debe tomarse en consideración al valorar la caducidad. Realiza una interpretación amplia y afirma que hay que prestar atención a las circunstancias del mercado de los productos o servicios en cuestión. Aunque atribuye un peso preponderante a los consumidores finales,también deben tenerse en cuenta los clientes profesionales. En el caso resultan decisivos puesto que eran ellos los que contrataban los servicios y adquirían los productos identificados por la marca para ponerlos a disposición de sus clientes, los consumidores finales. Como la EUIPO no los tubo en cuenta, el Tribunal General anula su decisión.

“La resolución impugnada no contiene, en cambio, ningún elemento relativo a la percepción dela marca controvertida por los clientes profesionales … esos profesionales son quienes adquieren generalmente las bicicletas estáticas, para ponerlas posteriormente a disposición de sus propios clientes, a fin de permitir que estos últimos practiquen la actividad deportiva de que se trata” (párrafo 63) …

“El mencionado error de apreciación en la definición del público pertinente vicia el conjunto de la resolución impugnada y, por lo tanto, justifica su anulación”(párrafo 65)